ปัญหาที่เกิดในทางปฏิบัติเมื่อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยการทำสัญญาโอนสิทธิแบบมีเงื่อนไขหรือสัญญาไม่มีชื่อ รวมทั้งข้อที่ควรพิจารณาในกรณีที่คู่สัญญาตกลงที่จะทำสัญญาดังกล่าว

การประกันการชำระหนี้ตามกฎหมายไทยนั้น สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) การประกันการชำระหนี้โดยตัวบุคคล ที่เรียกว่า การค้ำประกัน ซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่า “บุคคลสิทธิ” หมายถึง เจ้าหนี้มีสิทธิเหนือบุคคลผู้เป็นผู้ค้ำประกันที่จะให้ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำ ประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญา เช่น นาย ก. ค้ำประกันนาย ข. ในเรื่องของความเสียหายที่อาจเกิดจากการจ้างงาน หากนาย ข. ก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทก็เรียกให้นาย ก. รับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้ เป็นต้น

2) การประกันการชำระหนี้โดยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอยู่ 2 ประเภท คือ การจำนำด้วยสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการส่งมอบตัวทรัพย์ที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมีการจดทะเบียนการจำนอง ผลของการที่เจ้าหนี้รับเอาการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการ จำนำหรือจำนอง อันเป็นวิธีที่กฎหมายกำหนด ทำให้เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิตามกฎหมาย คือ สิทธิที่จะบังคับชำระหนี้เอาจากตัวทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นหลักประกันก่อน เจ้าหนี้รายอื่นๆ ในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

จากลักษณะดังกล่าว ปัญหาที่เกิดจากการปรับใช้หลักกฎหมายเรื่องการจำนำ จำนอง คือ ทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้ จึงมีปัญหาว่าจะปรับใช้ด้วยวิธีการจำนำหรือจำนอง

ในทางปฏิบัตินั้น คู่สัญญาอาจนำเอาทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ด้วยการทำ สัญญาโอนสิทธิแบบมีเงื่อนไขหรือสัญญาไม่มีชื่ออื่นๆ รูปแบบที่อาจทำกัน คือ คู่สัญญาจะมีข้อตกลงที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาอุปกรณ์ต่างหากหรือเป็นข้อกำหนดหนึ่งในสัญญาหลักที่คู่ สัญญามีต่อกัน

เช่น ก.เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายหนึ่ง กู้ยืมเงินจากธนาคารในวงเงิน 10 ล้านบาท สัญญากู้ฉบับดังกล่าวอาจระบุให้ ก. ต้องโอนเครื่องหมายการค้าของตนให้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าหาก ก. ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วน ธนาคารก็จะโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกลับคืนมาให้ ก. เช่นเดิม หรืออีกลักษณะหนึ่ง คือ ก. ตกลงว่าหาก ก. ผิดนัดชำระหนี้ ก็ตกลงที่จะโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่ธนาคาร

ทั้งนี้ ในการร่างสัญญาประเภทดังกล่าวนั้น ข้อสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ

1.1 ต้องระบุให้ชัดเจนถึงรายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดที่จะใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ (Identify Assets)

1.2 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์และสถานะของทรัพย์สินทางปัญญา (Confirm Record Title and the Status of Recorded Rights)

1.3 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะใช้เป็นหลักประกัน จากบันทึกทางทะเบียนของทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Review of the Files)

1.4 เจ้าหนี้ต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและกำหนดระยะเวลาต่ออายุของทรัพย์สินทางปัญญาจากลูกหนี้ (Obtain Lists of Renewal date)

1.5 ต้องตรวจสอบและยืนยันความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียน (Verify Validity and Enceability)

1.6 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้น มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ (License Agreement)

1.7 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันว่ามีหรือไม่ (Pending Litigation)

1.8 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบภาระติดพันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อาจมี ผลกระทบต่อการใช้เป็นหลักประกัน (All Encumbrance Affecting an Interest in the Intellectual Property Assets)

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำสัญญาดังกล่าว หากใช้วิธีโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ก่อน คือ ปัญหาในเรื่องของภาษีอากร ซึ่งถือว่าการโอนทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 ของประมวลรัษฎากร ที่ต้องนำมาคำนวณในการเสียภาษีเงินได้ ในขณะที่หากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การโอนให้เป็นอีกลักษณะหนึ่ง โดยตกลงว่าลูกหนี้ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหนี้ หากผิดนัดชำระหนี้ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ทำให้เจ้าหนี้รายนี้มีบุริมสิทธิ เหนือเจ้าหนี้รายอื่น หากลูกหนี้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ก็ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ทุกรายย่อมมี สิทธิที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหามูลค่าของหลักประกันที่คู่สัญญาต้องกำหนดมูลค่าของหลัก ประกัน ซึ่งอาจประสบปัญหาในการหาวิธีที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าที่แท้จริง

ดังกล่าวนี้ การที่เจ้าหนี้จะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้นั้น ก็พึงต้องระวังประเด็นทางกฎหมายดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ของตนต้องเสื่อมถอยไป และการที่รัฐจะส่งเสริมให้มีการนำเอาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกัน การชำระหนี้นั้น นอกเหนือจากการพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ก็ควรต้องพิจารณาถึงขั้นตอนและปัญหาในทางปฏิบัติโดยละเอียด เพื่อให้การนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดสมตามเจตนารมณ์ทุกฝ่าย